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Portal Boletim Jurídico - ISSN 1807-9008 - Brasil, 20 de julho de 2019

Cessão de Marca Comercial

 

R. Limongi França

 

SUMÁRIO:
1. Histórico
2. Consulta
3. Parecer:
3.1 Cessão de marca e licença de uso de marca;
3.2 Caráter oneroso de cessão de marca, ainda que restrita;
3.3 Vigência do contrato "sui generis" de quando da propositura da ação de "declaração de extinção";
3.4 Significado do caráter aparentemente potestativo;
3.5 Caráter das notificações e da interpelação judicial;
3.6 Natureza e objeto da ação proposta
4. Conclusões:

1. HISTÓRICO
1. Por intermédio de seus eminentes Advogados, a Autolatina do Brasil S/A endereçou-nos consulta, cujo histórico assim foi exarado:
Em 28.09.67, Ford Motor Company e Kaiser Jeep Corporation firmaram entre si um contrato denominado Payment Agreement (contrato de Pagamento), cuja cópia já consta nos autos a fls., com a respectiva tradução a fls. Nesse contrato, a Ford Motor Company se obriga a pagar à Kaiser Jeep Corporation a importância de US$ 8,435,000.00, em prestações anuais, na hipótese em que a Kaiser Jeep Corporation não viesse a receber, por qualquer que fosse a causa, da então Willys Overland do Brasil Indústria e Comércio (WOB) os pagamentos de royalties previstos no contrato denominado "Aditamento e Ratificação a Contrato de Licença", firmado em 10.08.67, entre a Kaiser Jeep Corporation e a WOB.
Tal Contrato de Pagamento foi firmado na mesma data em que a Ford Motor Company adquiriu a totalidade das ações de titularidade da Kaiser Jeep Corporation no capital da WOB.
Previa o Contrato de Pagamento que, tão logo a Kaiser Jeep Corporation tivesse recebido a importância equivalente a 95% do valor total supramencionado, ou seja, a importância de US$ 8,013,250.00 - fosse o pagamento efetuado pelo WOB ou pela Ford Motor Company -, a Kaiser Jeep Corporation venderia e transferiria à Ford Motor Company, ou a quem esta designasse, pela importância de US$ 421,750.00 (5% do preço avençado), todos os direitos, títulos e interesses relativamente a todas as patentes e marcas brasileiras de sua titularidade, objeto do referido "Aditamento e Ratificação a Contato de licença", dentre as quais encontrava-se a marca "Jeep", registrada no Brasil. Previa ainda tal Contrato de Pagamento que, uma vez recebida a importância total de US$ 8,435,000.00, a Kaiser Jeep Corporation não teria direito a receber qualquer outro pagamento a título de royalties ou a qualquer outro título, pelo objeto do negócio pactuado.
Em conformidade com o Contrato que se encontra a fls., cuja tradução se acha a fls., datado de 28.04.75, e em obediência ao acima pactuado, Jeep Corporation sucessora de Kaiser Jeep Corporation, concedeu à Ford do Brasil S/A, designada esta pela Ford Motor Company, uma licença sobre a marca Jeep. Nos consideranda do referido contrato de licença, se acha mencionado que o mesmo é concedido em decorrência de "outras remunerações de valor, pagas pela Ford Motor Company (U.S.A.) em nome da Ford Brasil, cujo recebimento é pelo presente reconhecido pela Jeep Corporation". A cláusula 3ª do mencionado contrato prevê a duração de 20 anos, renovável por períodos subsequentes de 20 anos (cláusula 3).
Esse contrato foi substituído pelo Contrato (fls.) de 08.09.83, estando sua tradução a fls., cuja cláusula 1ª mencionada que " a Ford Brasil possuirá uma licença saldada e não se obrigará a pagar à Jeep Corporation quaisquer compensações ou royalties por conta da licença exclusiva concedida mediante este contrato" (fls.). Conforme cláusula 3 do novo contrato, de 08.09.83, o prazo do contrato se estende pelos prazos dos registros da marca "Jeep" e de suas sucessivas prorrogações.
Conforme declaração do advogado David Duncan a fls., o Contrato de Pagamento, de 28.09.67, estabelecia a obrigação de a Kaiser Jeep Corporation ceder suas marcas brasileiras mediante o pagamento do valor acima estipulado (item 6 da Declaração). Esse pagamento foi efetuado (item 7 da Declaração), mas a sucessora da Kaiser Jeep Corporation (American Motors Company) não quis firmar um documento puro e simples de cessão, porque não concordava que a Ford Brasil S/A exportasse do Brasil veículos com a marca Jeep. Em virtude desse fato, em lugar do contrato de cessão, foi firmado o contrato de licença exclusiva da marca Jeep (item 8, fls.).
Em 28.04.92, a Chrysler Corporation, sucessora de Jeep Corporation, conforme exposto pela autora a fls. da inicial, promoveu contra Ford Brasil S/A uma ação ordinária objetivando a rescisão do contrato de 08.09.83. A ação foi contestada por Autolatina Brasil S/A, sucessora de Ford Brasil S/A (fls.).
Nenhuma das partes contestou a qualidade da outra como sucessora das participantes dos contratos mencionados, de forma que se tornou inconteste nos autos que Chrysler Corporation e Autolatina Brasil S/A sucederam, respectivamente, Jeep Corporation e Ford Brasil S/A, tudo aliás conforme documentos e declarações apresentados par ambas as partes nos autos.
O fundamento da referida ação, que objetiva a rescisão do contrato, é declaradamente o pretenso não cumprimento por parte da licenciada, Autolatina Brasil S/A, da obrigação de utilizar a marca "Jeep" no Brasil, o que teria provocado pedidos de caducidade dos registros por falta de uso, formulados por terceiro perante o INPI.
Não obstante a própria Chrysler Corporation tenha contestado perante o INPI os pedidos de caducidade e apresentado provas do uso efetivo da marca Jeep, tendo o INPI reconhecido o uso efeito e mantido a vigência dos registros da marca Jeep, outras questões que não constituem propriamente o fundamento da pretensão da autora, merecem estudo acurado, tendo em vista a complexidade de sua interpretação do ponto de vista jurídico. Por esse motivo é que submetemos a V. Sa., emérito jurista as seguintes indagações:
2. CONSULTA
2. Isto posto, a Consulente, à face dos vários problemas jurídicos que desses fatos promanam, propôs-nos várias questões que podem ser articuladas deste modo:
a) Diante dos elementos dos autos, da seqüência histórica dos negócios jurídicos celebrados que daí deflúi, bem assim do testemunho do advogado americano, Sr. David Duncan, que participou do entabulamento de grande parte dos aludidos negócios, pode considerar-se que a licença de uso de marca deferida pela Jeep Corporation à Ford Brasil, pelo agreement de 28.04.75 é da mesma natureza que a cessão de marca, acenada no payment agreement de 28.09.67, em que foram partes a Kaiser Jeep Corporation e a Ford Motor Company?
b) Essa cessão restrita ou essa licença ampla, pode considerar-se gratuita, conforme refere a autora no § 1º de sua inicial?
c) Esse contrato sui generis encontrava-se em vigor, quando a ação de declaração de extinção foi proposta pela autora? As notificações da Ré foram suficientes para manter-lhe a vigência? Com que amplitude?
d) A constante alegação da autora, de que a faculdade da ré, outorgada pela cláusula 3ª do agreement de 1983, seria de natureza potestativa, apresenta algum fundamento científico? Caso afirmativo, gerando como conseqüência a nulidade da cláusula, implicaria isso em mudança da natureza do negócio, de modo a vir a ser um contrato por tempo indeterminado, possível de denúncia ad nutum?
e) A aceitar-se, ad argumentandum, a tese da autora, referente ao pretendido prazo indeterminado do contrato, pode considerar-se que houve denúncia vazia anterior à propositura da ação ordinária em foco, consideradas como tal as notificações anteriormente enviadas à ré? (Petição inicial, §§ 8º e 9º) - Essa ação ordinária, em si mesma, pode considerar-se com o caráter e efeito de denúncia vazia?
f) Qual a natureza da ação, nos termos em que foi proposta e qual o seu objeto? Caso, ad argumentandun, viesse a ser declarada procedente, o efeito da sentença (declaração de extinção do contrato ou pronunciamento da respectiva rescisão), seria ex tunc ou ex nunc?
3. À face dessas indagações, depois de estudar acuradamente os elementos dos autos, de consultar a lei, a jurisprudência e a doutrina, sempre sob a égide dos fundamentais princípios do Direito, passamos a exarar o nosso.
3. PARECER
3.1 Cessão de marca e licença de uso de marca. Natureza jurídica e alcance do benefício concedido pela Jeep Corporation à Ford Brasil mediante o "agreement" de 28.04.75.
4. Antes de mais nada cumpre delinear as noções fundamentais concernentes aos contratos de cessão de marca e licença de uso de marca.
Ora, não obstante os atos jurídicos em apreço, onde, no primeiro, a cessão foi aludida e, no segundo, a licença foi outorgada, tenham sido celebrados nos Estados Unidos da América, segundo as leis do Estado de Michigan, tratando-se de categorias jurídicas basicamente universais, as respectivas noções elementares podem ser ilustradas com o recurso ao Código da Propriedade Industrial do Brasil, Lei nº 5.772, de 21.12.71, especialmente os arts. 87, caput e 90.
Com efeito, enquanto a primeira reza que: "a propriedade da marca ou da expressão ou sinal de propaganda poderá ser transferida por ato inter vivos ... o outro reza que - o "titular de marca ou expressão ou sinal de propaganda poderá autorizar o seu uso por terceiros".
Assim, enquanto a cessão implica em alijamento da marca em relação ao titular, em benefício do cessionário, a licença de uso se restringe ao direito de exploração por parte do beneficiário, remanescendo a titularidade vinculada ao cedente. A possível alegação de que transferência não seria o mesmo que cessão não apresenta razão de ser, uma vez que o próprio Código, p. ex. no art. 89, tratando de assunto relativo à transferência chama as respectivas partes de cedente e cessionário. (Cf. J. X. Carvalho de Mendonça, Tratado de Direito Comercial Brasileiro, vol. V, 1ª parte, § 332 e segs., 2ª ed., Rio, 1938; Rubens Requião, Curso de Direito Comercial, 1º/181, 8ª ed., S. Paulo, Saraiva, 1977; Cf. na literatura estrangeira, Thomas Braun, Precis des Marques de Fabrique et de Commerce, § 140, Bruxelles, 1936; Remo Franceschelli, Sui Marchi di Impresa, p. 368, Milano, 1988).
De outra parte, cumpre não esquecer a autoridade de Gama Cerqueira, o qual utiliza a palavra "Cessão" para designar a alienação como a licença de uso, denominando a esta cessão de uso (Tratado da Propriedade Industrial, II/1.038, 2ª ed., RT, 1982).
5. Isto, posto, é de se atentar para que, no payment agreement de 28.09.67, está efetivamente escrito, in litteris, que a Kaiser Jeep Corporation deveria "ceder e transferir à Ford U.S. ou à sua designada, todo o direito, titularidade, e interesse com relação a todas as patentes e marcas brasileiras de propriedade da KJC".
Ou, no original: "KJC shall sell, assign and transfer to Ford U.S. or its nominee, and Ford U.S. or its nominee shall purchase all right, title, and interest in and to all Brazilian patents and Brazilian trademarks owned by KJC".
6. Ora, ao seu turno, ao longo do Agreement de 28.04.75, ao mesmo passo que a cláusula 1ª dispõe que a Jeep Corporation outorga à Ford Brasil - "uma licença exclusiva, com o direito de sublicenciar, para usar a marca registrada brasileira "Jeep", as partes declaram nos consideranda que tal está sendo feito - em contraprestação a cem dólares e outras remunerações de valor pagas pela Ford Motor Company (USA), em nome da Ford Brasil ... e tendo em vista as premissas e acordos aí subentendidos".
Vejamos, outrossim, o original: "Now, Therefore, in consideration of one hundred dollars ($100) and other valuable consideration paid by Ford Motor Company (U.S.A.) on behalf of Ford Brasil, receipt of which is hereby acknowiedged by JC, and the premises and agreements hereafter set forth, the parties hereto agree as follows: 1. JC hereby grants to Ford Brasil an exclusive license, with a right to sublicense others, to use the Brazilian trademark "Jeep" under the above-listed Brazilian Trademark Registrations and applications for registrations for its products and those of its sublicensees".
7. As expressões do payment agreement de 1967, e as alusões, referências e remissões (other valuable consideration; premises and agreements) do agreement de 1975, encontram-se em perfeita correspondência com o testemunho juramentado do Sr. David Duncan, segundo o qual a Kaiser Jeep Corporation prometeu ceder, mediante o pagamento de certa soma, à Ford U.S., as marcas brasileiras de sua propriedade, aí incluída a marca Jeep e, após o pagamento do valor estipulado (item 7, princ., do testemunho), as partes se desentenderam e acabaram por firmar um acordo um pouco mais restrito sob o nome de licença exclusiva.
8. A importância desse elemento da matéria nos obriga a transcrever, quer a tradução juramentada, quer o original do testemunho, pelo menos em suas partes essenciais.
A tradução é esta:
"2. Estou prestando esta declaração juramentada com relação a um processo judicial que tramita na República Federativa do Brasil, no qual a Chrysler Corporation procura cancelar uma licença da marca "Jeep" concedida pela Chrysler Corporation à Autolatina Brasil S.A.
"3. Fui informado que, nesse processo judicial, surgiu a dúvida quanto a porque a presente licença da marca Jeep concede a Autolatina Brasil S.A. substancialmente os mesmos direitos que uma cessão em comparação com direitos mais limitados normalmente encontrados em uma licença de marca. A resposta a essa pergunta está contida a seguir:
"4. Fui um dos advogados da Ford U.S. que participou das operações descritas a seguir e tenho conhecimento pessoal dos fatos citados a seguir.
"5. Em 1967, a Ford U.S. comprou, da Kaiser Jeep Corporarion (KJC - que eu entendo ser antecessora da Chrysler Corporation) e da La Regie Nationale des Usines Renault, a maioria das ações da Willys Overland do Brasil S.A. ("WOB" - que eu entendo ser antecessora da Autolatina Brasil S.A.). Na época da referida compra, a WOB detinha uma licença da KJC referente ao registro brasileiro da marca Jeep, juntamente com a licença de outras marcas brasileiras.
"6. Como parte das providências relativas a essa compra de ações, a Ford U.S. e KJC celebraram um assim chamado "Contrato de Pagamento", datado de 28.09.67. (Cópia do Contrato de Pagamento encontra-se em anexo a este instrumento como Anexo A). Conforme demonstrado na folha 4 do mesmo, mediante o recebimento pela KJC de um valor estipulado de royalties, a KJC deveria "vender, ceder, e transferir à Ford U.S. ou sua designada ... todas as marcas brasileiras possuídas pela KJC ou qualquer de suas subsidiárias". Uma dessas marcas brasileiras era a marca "Jeep".
"7 Após o pagamento do valor estipulado, Ford U.S. e a American Motors Corporation (que eu entendo ser sucessora da KJC e antecessora da Chrysler Corporation) envolveram-se em um desentendimento sobre o direito da antecessora da Autolatina Brasil S.A. de exportar veículos de tipo jipe do Brasil. A American Motors Corporation argumentou que essa exportação não era admissível, e a Ford U.S. argumentou que era. Embora essa questão fosse distinta da obrigação da KJC de ceder a titularidade dos direitos à marca Jeep segundo o Contrato de Pagamento, a American Motors Corporation recusou-se a transferir a titularidade do registro brasileiro da marca Jeep. Finalmente, a American Motors Corporation concordou com um acordo referente à obrigação de transferência da titularidade da marca Jeep segundo o disposto no Contrato de Pagamento.
"8. O acordo previa que a American Motors Corporation daria à antecessora da Autolatina Brasil S.A. uma licença exclusiva de marca em vez de uma cessão. Era intenção da American Motors Corporation e da Ford U.S. que essa licença exclusiva daria à antecessora da Autolatina Brasil S.A. substancialmente os mesmos direitos que uma cessão. A forma da presente licença da Chrysler Corporation à Autolatina Brasil S.A. é, a meu ver, o resultado desse acordo".
9. Passo a transcrever o original:
"2. I am furnishing this affidavit in conjuction with a legal proceeding, being conducted in the Federative Republic of Brazil, in which Chrysler Corporation seeks to cancel a "Jeep" trademark license from Chrysler Corporation to Autolatina Brasil S.A.
"3. I have been informed that, in said legal proceeding, a question has arisen as to why the present "Jeep" trademark license provides to Autolatina Brasil S.A. substantially the same rights as an assignment - as opposed to the more limited rights typically found in a trademark license. The answer to that question is set forth below.
"4. I was one of the Ford U.S. attorneys participating in the transactions described below and have personal knowledge of the facts recited below.
"5. In 1967, Ford U.S. purchased, from Kaiser Jeep Corporation ("KJC" - which I understand to be a predecessor of Chrysler Corporation) and from La Reggie Nationale des Usines Renault, a majority of the shares of Willys Overland do Brasil S.A. ("WOB" - which I understand to be a predecessor of Autolatina Brasil S.A.). At the time of said purchase. WOB held a license from KJC of the Brazilian registration of the trademark "Jeep", together with a license of other Brazilian trademarks.
"6. As part of the arrangements concerning said share purchase, Ford U.S. and KJC entered into a so-called "Payment Agreement", dated September 28, 1967. (A copy of the Payment Agreement is annexed hereto as Annex A.) As shown on page 4 thereof, upon KJC's receipt of a stipulated amount of royalties, KJC was to "sell, assign, and transfer to Ford U.S. or its nominee ... all Brazilian trademarks owned by KJC or any of its subsidiary companies". One of these Brazilian trademarks was "Jeep".
After the stipulated amount had been paid, Ford U.S. and American Motors Corporation (which I understand to be a successor of KFC and a predecessor of Chrysler Corporation) became involved in a disagreement about the right of the predecessor of Autolatina Brasil S.A. to export jeep-type vehicles from Brazil. American Motors Corporation argued that such export was not permissible, and Ford U.S. argued that it was. Although that issue was separate from the KJC obligation to assign ownership of the Jeep trademark rights poursuant to the Payment Agreement, American Motors Corporation refused to transfer ownership of the Brazilian "Jeep" trademark registration. Finally, American Motors Corporation agreed to a compromise of the obligation to transfer ownership of the "Jeep" mark under the Payment Agreement provisions.
"8. The compromise was for American Motors Corporation to give the predecessor of Autolatina Brasil S.A. an exclusive trademark license instead of an assigment. That exclusive license was intended by both American Motors Corporation and Ford U.S. to provise the predecessor of Autolatina Brasil S.A. with substantially the same rights as an assignment. The form of the present license from Chrysler Corporation to Autolatina Brasil S.A. is, in my understanding, a result of that compromise".
10. Feitas estas considerações e adicionados estes adminículos, é de se voltar à questão proposta sobre a natureza do negócio entabulado, indagando-se assim: - trata-se tão somente de uma licença de uso? - depara-se, diversamente, uma cessão de marca, sob o nomen de licença? - em suma, que espécie de negócio se contratou entre as partes? E, convergindo-se para uma conclusão, - quais as suas conseqüências?
11. Procurando esclarecer-nos sobre a resposta mais correta a esses desdobramentos da questão, pedimos vênia para ponderar inicialmente que não é nem economicamente, nem juridicamente admissível que, num negócio global (premises and agreements) de mais de oito milhões de dólares, em que uma das partes se obrigou a fazer à outra uma importante cessão de marca (Jeep) tendo a prometida cessionária pago os preços (other valuable consideration paid, V. consideranda do agreement de 1975; after the stipulate amount had been paid, V. testemunho, item 6, princ), ainda que tivesse havido, como parece, transação e conseqüente novação, - anuísse esta em conformar-se em receber uma simples licença de uso, em tudo e por tudo absolutamente mais restrita.
12. Tratar-se-ia então de uma cessão da marca sob o nomen de licença?
A testemunha presencial dos negócios jurídicos em apreço, Sr. David Duncan, assegurou que foi intenção (was intended) das partes, ao pactuarem aquilo que impropriamente chamaram de licença exclusiva outorgar ao antecessessor da Autolatina substancialmente os mesmos direitos de uma cessão (substantially the same rights as an assignment). E assim parece que efetivamente se deu, porquanto, além do caráter exclusivo da licença (a concessão teria podido não apresentar tão larga amplitude), o prazo de vinte anos estabelecido no § 3.° do Agreement de 1975, renovável por mais vinte anos, assim como qualquer outro prazo prorrogado, inclusive estes outros vinte anos (including any extended term) imprimiram à dita licença um caráter permanente que mais condiz com o contrato de cessão do que com aquele cujo nome inadequadamente as partes utilizaram.
13. Mas, outrossim, razões militam no sentido de que, na verdade, pelo menos não se trataria de uma cessão de marca definitiva, stricto sensu, porquanto, além de a cessionária não poder ceder a titularidade a outrem, mas apenas sublicenciar, a cedente, em virtude de conveniências de comércio incidentais (V. depoimento escrito de David Duncan), só concordou com a cessão prometida com a restrição de, no caso de a cessionária desinteressar-se da marca voltar esta para si, em sua inteireza.
14. Assim, em suma, o negócio pactuado, não obstante o nomen de que se lançou mão, não se caracteriza como uma licença de uso, por que se trata de uma concessão permanente; do mesmo modo que não se configura como mera cessão de marca, pura e simples, porque não é definitiva, posto que o cedente se reservou o direito de retomar a retro a plenitude da titularidade respectiva.
15. Felizmente, apresenta o Direito Moderno, como uma de suas mais relevantes características, a ausência de forma rígida, a não ser quando prescrita expressamente ou não defesa em lei (CC, art. 82; Martinho Garcez, Nulidades dos Atos Jurídicos, 2ª ed., 1910), especialmente no campo negocial, onde entraves canonísticos não podem tolher o fluxo do progresso e a marcha da economia, fatores que são de vida e consecussão dos fins do Homem.
Assim, sob a égide do princípio mais geral, cujo enunciado é o de que - quod prohibitum non est, licitum est, os sujeitos podem e devem compor-se em atos jurídicos os mais diversos, variados e polimorfos, desde que, respeitado o sistema, não desatendam à boa fé e aos bons costumes (Karl Larenz, Obrigações, I/20; trad. esp. Santos Briz, Madrid, 1958; J. W. Hedemann, "Obrigações" in Tratado de Direito Civil, III/532, trad. esp., Madrid, 1958).
16. Daí ser, outrossim, natural que, quanto à espécie em foco, à face de certos óbices, de resto rotineiros na vida comercial, as partes, sem descumprirem o pactuado (pacta sunt servanda) tenham optado por entabular um negócio jurídico sui generis, bem mais amplo que uma licença, ainda que exclusiva, posto que, além disso é permanente, com os contornos de uma verdadeira cessão de marca mais restrita, posto que não é definitiva, pois o cedente, incidindo certos fatores, pode voltar a ter a retro a titularidade plena.
17. Ora, finalmente, tendo respondido à última parte do desdobramento da questão, a principal e imediata conseqüência de tal encadeamento é a de que o contrato está em vigor, como vigendo continuará, permanentemente, a menos que incidam os requisitos que o possam inibir.
3.2 Caráter oneroso de cessão de marca, ainda que restrita. A base do negócio como elemento da interpretação dos contratos. Declarações expressas sobre a onerosidade.
18. Na verdade não há nos autos e nos documentos que foram postos à nossa discrição, uma só referência, passagem ou palavra que autorize a afirmação (esta sim, gratuita) de que o contrato de cessão restrita de marca, ou de licença exclusiva e permanente de uso, em suma de que o contrato sui generis celebrado entre as partes não foi oneroso, elemento que sem dúvida interessaria à referida parte para eivá-lo com a pecha de irrisório, e, assim nitidamente, colocá-lo em posição de maior vulnerabilidade.
19. A verdade, porém, é que os documentos dizem exatamente o contrário e ninguém mais do que a autora sabe disso, pois foi ela quem recebeu as remunerações correspectivas.
20. Basta atentar para o fato de que a cessão sui generis em apreço se verificou como parte integrante de um pagamento global no valor de mais de oito milhões de dólares, onde essa outorga conforme se vê já no payment agreement de 1967 aparece como elemento integrante da causa do negócio, como ensinam os mestres franceses (P.e. Henri, Léon et Jean Mazeaud, Leçons de Droit Civil II/211, in fine, nº 266, Paris, 1956) ou da base do acordo de vontades como preferem os alemães (Enneccerus, Tratado de Direito Civil I, II, nº 165, III/237; 193, I/420, 3, trad. esp., Barcelona, 1950).
Deste último é, entre outras muitas, a bela lição que adiante transcrevemos, na autorizada tradução espanhola de Gonzalez e Alguer: "Además del tenor literal, la interpretación debe tener en cuenta otros muchos factores que permiten inferir el sentido de la declaración, como la total conducta de las personas al concluir el negocio y las circunstancias de toda especie que acompañaran a la conclusión ... la situación de los intereses y la conexión con otros negocios e con otras partes del mismo negocio" (ibidem, p, 420, nº II).
21. Só por si, esta circunstância de integrar um negócio global de mais de oito milhões de dólares, lavrado ademais em um único documento básico, o payment agreement de 1967, já evidencia que o negócio não foi gratuito e sim oneroso.
22. Mas vamos a adminículos específicos, impossíveis de serem desconhecidos pela autora.
Para que não nos estendamos em demasia, refiramos apenas dois, a saber:
Primeiramente, no agreement de 1975, depara-se a já aludida referência a other valuable consideration, além das premises and agreements herein after set forth que o tradutor público verteu para "contraprestação de cem dólares e outras remunerações de valores pagos pela Ford Motor Company (U.S.A.)", ao lado de "premissas e acordos aqui contidos" sendo que, outrossim, "o recebimento é pelo presente reconhecido pela Jeep Corporation".
De outra parte, com força de reiteração indiscutível, a cláusula 1ª do agreement de 08.09.93, além de aludir as mesmas premissas e contratos, ao mencionar a cessão sui generis em apreço, simplesmente denominada "licença exclusiva", deixa claro que se trata de uma paid-up license que o tradutor chamou "licença saldada", ou, noutras palavras, mais próximas do original - licença já paga.
3.3 Vigência da contrato "sui generis", de quando da propositura da ação de "declaração. de extinção". Pertinência e suficiência das notificações da ré. A expressão "any such trademark registration" e a marca "Jeep" como um todo.
23. Antes de mais nada cumpre atentar para aquelas "premissas e contratos" (premises and agreements) que militaram no sentido de entabularem as partes um contrato mais restrito do que a cessão definitiva de marca e, evidentemente, muito mais amplo que a simples licença exclusiva, posto que dado o montante do negócio e ainda o preço saldado da cessão, a licença deveria outorgar "substancialmente" (substantially) os mesmos direitos da cessão, de onde o seu caráter permanente.
24. Assim, dadas as conhecidas circunstâncias do negócio a Jeep Corporation, em 1975, e, ao depois, em 1983, para que de todo não se despojasse da marca Jeep brasileira, transacionou com a Ford Brasil S.A. uma válvula de conciliação, de tal forma que, outorgando embora a licença permanente, na hipótese de desinteresse da cessionária, não vendesse ela a marca a terceiro, nem perdesse a cedente a titularidade, mas, ao contrário, voltasse a consolidar-se, em plenitude, no seu patrimônio.
25. Isso explica com presteza o modo singelo como não obstante a relevância dos interesses em jogo, foi deferida à cessionária, de início, em 1975, em contrato inicialmente por tempo determinado (de 20 anos mais outro tanto, portanto, de quarenta anos), mas renovável permanentemente por sucessivos prazos de vinte anos, desde que, "com pelo menos 60 dias de antecedência em relação ao término de tal prazo" a Ford Brasil enviasse aviso escrito (written notice) à Jeep Corporation, sendo isso aplicável a qualquer prazo prorrogado (any extended term, v. tradução pública).
26. Ao depois, em 1983, outra não foi a intenção das partes, nem a substância do negócio celebrado entre as mesmas, conforme se vê na cláusula 3ª, que transcrevemos na tradução pública: "3. A não ser que venha a ser encerrado, como estabelecido em qualquer outra cláusula constante deste Contrato, a vigência do mesmo deverá estender-se de acordo com o tempo previsto nos registrados acima mencionados referentes às marcas registradas licenciadas, a não ser que, a critério da Ford Brasil, mediante comunicação por escrito fornecida à JC com pelo menos sessenta (60) dias de antecedência com relação à data de encerramento da vigência de qualquer marca registrada, inclusive com relação a vigência prorrogada, sendo o presente Contrato pelo prazo referente ao novo registro de cada marca registrada".
Ou, no original: "3. Unless sooner terminated as provided in any other clause of this Agreement, the term of this Agreemment shall extend for the term of the above-listed registrations of the licensed trademark; provided, however, that as the election of Ford Brasil by written notice given to JC at least sixty (60) days prior to the end of any such trademark registration term, including any extended term, this Agreemment shall be extended for the new registration term of each trademark".
27. Ora, conforme está evidenciado, logo que esse contrato foi firmado, a Ford Brasil enviou carta à Jeep Corporation, datada de 15.12.83, declarando a sua intenção de se manter como beneficiária da licença ampla ou da cessão restrita (enfim, do negócio sui generis, como se viu, de caráter implicitamente permanente), conforme as tratativas e o payment agreement de 1967 (premises and agreements) sendo que, vencendo-se o registro em 30.06.93, seria essa data o limite dessa etapa, com um dia a menos.
E, ainda, como reiteração quanto à permanência nessa sucessão de prazos (any extended term, 1975, 1983) por cartas de 08.03.93, e 05.04.93, portanto, mais de sessenta dias antes do final do prazo do registro, já então a Autolatina Brasil S.A., sucessora da Ford Brasil, notificou a Chrysler Corporation de seu interesse em manter o contrato em vigor por novos 10 anos.
28. A esta altura, parece que podemos voltar ao início da questão em apreço, onde se indaga sobre se o contrato estava em vigor, quando foi impetrada a ação.
E a esse respeito não se pode abrir mão do precioso adminículo contido em d. Sentença de 27.07.93 do Exmo. Sr. Dr. Luís Mário Galbetti, MM. Juiz da 12ª Vara Cível da Capital, o qual, embora sem decisão de mérito, pronunciando-se sobre cautelar a respeito de apreensão de veículos importados que, indevidamente, ostentavam no Brasil a marca Jeep, assim se manifestou:
"Com efeito, o contrato de licença de utilização da marca gera seus efeitos até que seja definitivamente rescindido, sendo conhecido o pensamento jurisprudencial aduzi

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R. Limongi França

n/d

Inserido em 01/04/1999

Parte integrante da Edição no 1

Código da publicação: 117

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FRANÇA, R. Limongi. Cessão de Marca ComercialBoletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 1, no 1. Disponível em: <https://www.boletimjuridico.com.br/ doutrina/artigo/117/cessao-marca-comercial> Acesso em: 20  jul. 2019.

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